Lea: cuidadosamente ¿qué es un Nombre de Dominio? Repase el Tema en:
España: Planteamiento de la Problemática Jurídica de los Nombres de Dominio
Por: Javier Maestre, (Edición: No. 002 - Septiembre del 1998)
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=151
Nombre de dominio registrado en Puerto Rico
http://www.nic.pr/pdf/ponencia_dominios.pdf
Despues lea en edu20 los Casos de WIPO:(estan en Derechos de Marcas, Casos,Wipo)
Resuma el Caso enfatize controversia juridica , Ley de marcas de Puerto Rico o EUA citada y resolución del Arbitro ( SOLO 1 pagina 400 palabras al Grano)
1. La Mafafa, Inc. dba Cultura Profética v. Domains Real Estate,(GRUPO 1)
2. Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico.(GRUPO 7)
3. Imperio Boricua Radio Club, Inc. v. Imperio Boricua (GRUPO 4)
4. Coral Trademarks, Ltd. v. Eastern Net, Inc. (GRUPO 3)
5. Lexicon Marketing Operating Luxembourg, S.A.R.L v. Facundo de Giorgio (GRUPO 2)
6. Telemundo Network Group LLC v. LaPorte Holdings (GRUPO 5)
7. WHM L.L.C. v. Northpoint, Inc. (GRUPO 6)
18 comentarios:
Telemundo Network Group LLC v. LaPorte Holdings (GRUPO 5 – Héctor, Sharlog, Laura y Wilfredo)
La cadena televisiva Telemundo tiene registrado los nombres de dominio telemundo.com, mun2tv.com y mun2.tv. Estos websites son utilizados, entre otros, para describir y promocionar su programación.
Por su parte, La Ponte registró los siguientes nombres de dominio mundostv.com, muntv.com, muntv2.com, mun2tv.net, y telemundopuertorico.com (en adelante, nombres de dominio en controversia). Estas direcciones eran enlaces a websites que nada tenían que ver con Telemundo y que promocionaban otros servicios y productos.
Ante la gran similitud en los nombres de dominio, Telemundo presentó ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) una querella contra LaPorte por éstos registrar y utilizar los nombres de dominio en controversia. Específicamente, Telemundo alegó: 1)que los nombres de dominio utilizados por LaPonte eran idénticos o tan similares a los suyos que creaban confusión al usuario de Internet; 2)que el querellado no tiene ningún interés legítimo en los nombres de dominio en controversia; y 3)que el querellado está utilizando los nombres de dominio de mala fe.
A pesar de habérseles dado la oportunidad LaPonte no contestó las alegaciones de Telemundo.
Controversia: Si LaPonte tenía un interés legítimo en los nombres de dominio en controversia y si su actuación de registrar los mismos en NameKing.com era de buena o mala fe.
OMPI resolvió la controversia basándose en la “Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” y sus respectivos Reglamentos.
Determinó OMPI que Telemundo tenía razón al alegar que los nombres de dominio registrados por LaPonte creaban confusión al usuario. Por ejemplo, registrar cuando ya existe conlleva a confusión ya que al escucharlo podría creerse que es lo mismo. Además, añadir TV agrega más confusión por ser Telemundo reconocida como una cadena televisiva.
En cuanto al interés legítimo en los nombres de dominio, OMPI señaló que para determinar si se tiene alguno existen las siguientes guías: 1)si se utiliza el nombre de dominio de buena fe para ofrecer servicios o productos; 2)demostrar que la compañía es reconocida con ese nombre; y 3)que se utiliza sin interés comercial, sin ánimos de confundir a los consumidores, y sin querer opacar o dañar a una marca registrada.
Telemundo demostró que el querellado no cumplió con las guías y que ha usado el nombre de dominio para desviar a los usuarios del Internet a páginas web que no son parte de Telemundo. Por lo tanto, OMPI determinó que LaPonte no tenía interés legítimo en los nombres en controversia.
En cuanto a la mala fe en el uso del nombre; el párrafo 4(b)(i)(v) de la Política establece que la mala fe se puede demostrar si “el nombre de dominio (que el Querellado utiliza) lo hace con el propósito de atraer a los usuarios de Internet con intención comercial. Se demostró que LaPonte estaba utilizando el nombre de dominio para atrapar a los usuarios que en realidad se interesan en la página de Internet de Telemundo. Esto demuestra la mala fe.
Otra forma de exponer la mala fe es demostrando que el Querellado tiene la costumbre de registrar el nombre de dominio de otros productos y marcas conocidos para prevenir que el verdadero dueño de la marca pueda registrarlo. Telemundo demostró que LaPonte ha registrado otros nombres de dominio crean confusión con otras marcas famosas como: kmart, barbie, Disney. Más aún, otros foros administrativos han encontrado que el querellado ha actuado de mala fe en el uso y registro de nombres de dominio.
Finalmente, OMPI manifestó que la marca Telemundo es de gran conocimiento en Los Ángeles, California lugar en el cual LaPonte tiene sus oficinas. Por lo cual, se les haría sumamente difícil demostrar que no tenían conocimiento de las marcas utilizadas por Telemundo.
Por todas las razones expuestas OMPI ordenó que los nombres de dominio en controversia fueran transferidos a Telemundo.
Grupo 2: (Alexi, Sharon, Paloma, Olimpya)
Lexicon Marketing Operating Luxembourg, S.A.R.L v. Facundo de Giorgio
Hechos:
Demandante, compañía que se dedica a la venta de condones, es dueño de la marca “ROMANTIC” en 72 países, los cuales incluye a Malasia y Turquía. A partir del 4 de agosto de 2000 y el 19 de junio de 2003 el demandante había registrado los dominios de páginas de Internet de: romanticcondoms.com y romanticcondoms.com.co.uk, respectivamente. Sin embargo su agente falló en renovar el uso del dominio romanticcondoms.com el 4 de agosto de 2004 y su registro expiró. No fue hasta el 15 de enero de 2005 que demandante se da cuenta de esto y cuando descubre que demandado ya había registrado el mismo a su favor. De mandante se dedicaba a la distribución de los productos de demandante en Turquía desde el 1 de junio de 2002 hasta el 14 de abril de 2006.
El demandado alega que el demandante ha utilizado el dominio en controversia para redirigir a usuarios del Internet a otra página en la cual se mercadean productos de otros suplidores. El demandante sometió una muestra de la página en la cual se puede destacar que se promueve de manera prominente los productos del demandante y que en la parte superior se ven unos encabezados o “hearders” en los cuales se hace alusión a ofertas de otros negocios del demandado. Estás páginas, a partir del 19 de julio de 2006 alegan que el demandado es el suplidor exclusivo de los productos ROMANTIC en Turquía e incluía su información de contacto.
Demandado reconoce que demandante tiene derechos sobre la marca ROMANTIC en el mercado de condones en Turquía, pero alega que otras compañías han utilizado esa marca en otros sectores de mercado. Demandado expresó que entendió que demandante abandonó voluntariamente el dominio romanticcondoms.com al no renovar su registro y por lo tanto éste lo registro a su nombre de Buena fe para continuar mercadeando los productos de demandante y proteger dicho domino de usos indebidos y maliciosos por terceros. Demandado ha solicitado se le devuelva el dominio a cambio de contrato de venta de exclusividad por un año a demandante. Demandante pide que sean 10 años en lugar de uno y que se le permita utilizar un 5% de la página para mercadear sus otros negocios.
Grupo 2: continuado
Controversia: ¿Incurre en una violación de uso o uso abusivo de marca el registro de los dominios romanticcondoms.com y romanticcondom.com por parte de demandado?
Decisión, disposición y fundamentos:
El párrafo 4(a) de la política establece tres elementos a considerar para determinar si se ha utilizado un domino de forma abusivo: (i) que el nombre de dominio del demandante sea idéntico o que su similitud cause confusión en cuando a una marca o servicio provisto por el demandando y que este tenga los derechos a su favor; (ii) el demandado no tiene derechos o intereses legítimos en cuanto al domino; y (iii) que el domino del demandado ha sido registrado y utilizado de mala fe. Analizando el primer inciso en este caso se crea una confusión se puede ver que se crea una confusión directa y clara ya que uno de los dominios es idéntico al de demandante y el otros es muy similar en adición la marca ROMANTIC ha sido registrada en Turquía precisamente para la venta de condones por parte de demandante, confundiendo aún más a los consumidores o usuarios del portal. En cuanto al Segundo inciso si el demandado probase que utilizaba el domino de forma bonafide, se le era conocido vástamente por dicho nombre en el lugar donde realiza negocios, o utilizaba dicho domino para transacciones no comerciales o sin intención de lucro y de Buena fe entonces podría determinarse que el demandante tiene derechos o interés legítimo sobre el mismo. En este caso en cuanto al primer domino el panel determino que previo a la disputa demandante le permitió a demandado utilizar el domino sin problema alguno lo estaba haciendo de forma bonafide. En cuando al Segundo domino el panel determinó que dado a la similitud del nombre original y que demandado no probó ser conocido por dicho nombre o marca en Turquía lo estaba utilizando de mala fe para su beneficio personal y económico. En lo que respecta al tercer inciso el panel no entró en meritos de si para el primer domino demandado actuó de mala fe ya que demandante falló en probar lo contrario o falta de interés real por parte de demandado. En cuanto al Segundo dominio el panel determinó que demandante actuó de mala fe debido a la similitud del primero, creando confusión en los consumidores en cuanto a la marca y a que solicitó entregar los mismos a cambió de un contrato de exclusividad de 10 años, excediendo los costos reales de registro y buscando un lucro y beneficio mayor.
Panel denegó demanda en cuanto al primer dominio y falló a favor de demandante en cuanto a la del segundo domino.
Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico
Grupo 7
Francisco Hernandez
Reymerik Aponte
Ulises Toledo
En este caso, Walsucks y Walmarket Puerto Rico, registran varios nombres de dominio, utilizando la combinación de palabras WalMart, con muy pocas distinciones o variaciones, las cuales alegadamente confundían a los clientes de Walmart en más de 50 países.
Los nombres eran; “walmartcanadasucks.com”, “wal-martcanadasucks.com”, “walmartsucks.com”, “walmartpuertorico.com”, “walmartpuertoricosucks.com”.
Se pudo demostrar mala fe de parte de Walsucks y Walmarket Puerto Rico, debido a que al registrar los dominios, pretendía vendérselos a Walmart, por $5 millones de dólares.
La oferta de venta la hizo Walsucks y Walmarket Puerto Rico, a través de correos electrónicos, en los que decían que eran titulares de dichos dominios.
Walsucks y Walmarket Puerto Rico, pretendió crear espacios para la libertad de expresión, utilizando como pretexto, disposiciones de leyes de los Estados Unidos, plantea esto de por sí una contradicción, debido a que los cinco nombres de dominio se registraron en tucows.com, domiciliado en Toronto, Ontario, Canadá, siendo también domicilio de su representante, por lo que no le es aplicable las leyes de los Estados Unidos.
Walsucks y Walmarket Puerto Rico, realizó los registros de los nombres, con conocimiento del derecho que sobre esta marca tiene Walmart, no solo en los Estados Unidos, sino también en Canadá y en el resto del mundo en el que tienen presencia.
El hecho de pretender crear foros para la libertad de expresión, no exonera al demandado de que exista una intención oculta de utilización malintencionada de los mismos. Dicho derecho constitucional, solo se protege contra las interferencias gubernamentales, por lo tanto, cuando dicha expresión no involucra actividades o instituciones gubernamentales, no puede existir ninguna protección.
El Tribunal de Distrito de Virginia, estableció que un consumidor promedio de Internet, no confundiría una marca registrada, con una página a la que se le incluya “sucks”, después de dicha marca. Se puede entender como una expresión crítica a la marca.
Walmart, le da énfasis a la importancia del respeto a su derecho de libertad de expresión, alegando que tiene que respetarse el interés que tiene sobre los nombres de dominio, puesto que estos ya están funcionando como foros libres para que los clientes se exprese
Walmart, tiene a su nombre todas las posibles combinaciones como nombre de dominio. Interferir con ese derecho atenta con las expresiones que los clientes deben hacer sobre los bienes y servicios que ofrece la cadena y sus subsidiarias.
Continuacion
Grupo 7 - Ulises, Reymerik y Francisco
Las disputas sobre nombres de dominio deben ser resueltas de acuerdo a lo establecido por la “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, adoptado por la Corporación de Internet para Números y Nombres Asignados, del 26 de agosto de 1999.
La persona que pretenda alegar que se ha hecho un registro abusivo de un nombre de dominio por parte de un tercero, debe probar lo siguiente:
1. El nombre de dominio registrado por el demandado debe ser idéntico, o debe crear una confusión, con la marca comercial o el servicio sobre el cual el demandante tiene derechos.
2. El demandado no debe tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe por parte del demandado.
El panel hace un análisis de un caso previo, entre las partes, resaltando que en es caso se estableció un abuso en el uso por parte del demandado, al este pretender usufructuar un nombre de dominio, que generaba confusión con la marca registrada del demandante, y cuyo único propósito era obtener un beneficio económico por parte de éste último.
El panel estableció que decisiones adoptadas por los tribunales de otros países, si son aplicables para la resolución de éste tipo de conflictos.
El panel además presentó una sentencia del noveno circuito del Tribunal de Apelaciones de los EEUU, que resolvió el caso AMF Inc. Vs. Sleekcraft Boats, en el cual se estableció que se tiene que cumplir con ocho factores que deben tomarse en consideración, en casos de confusión de marcas, por los clientes.
1. fuerza de la marca
2. cercanía con los bienes ofrecidos
3. similitud de las marcas
4. evidencia real de confusión
5. medios de mercadeo usados
6. calidad de los bienes y el nivel de cuidado ejercitado por el comprador
7. propósito del demandado al seleccionar la marca
8. posibilidad de expansión de las líneas del producto
El panel conformado del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, llegó a la conclusión de que Walmart, probó dos puntos sumamente importantes los cuales fueron determinantes en la solución de este caso. El primero es que la fuerza de la marca era innegable en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y otras partes del mundo. Segundo que de la prueba presentada surgía claramente la intención de lucro de la parte demandada. Dadas estas circunstancias se ordena que se le pasara la titularidad de los 5 nombres de dominio la cadena Walmart.
Caso 1
La Mafafa, Inc. dba Cultura Profética v. Domains Real Estate
Grupo 1
La Mafafa, Inc. dba Cultura Profética v. Domains Real Estate
El caso trata sobre una disputa sobre el “domain name” culturaprofetica.com. El mismo fue presentado ante WIPO por Mafafa, Inc., corporación creada en Puerto Rico para llevar a cabo los negocios de Cultura Profética, una banda musical; contra Domains Real Estate (DRE). Este último, localizado en Florida, tiene registrado varios domain names de diferentes grupos musicales en Puerto Rico, lo cual los vende por un precio mínimo de $500. DRE registro el nombre de cultura profética en el 2001 a través de Godaddy.com. Cuando una visita el domain name de referencia, te dirige a un site, estilo “parking” que provee varios links de servicios de música que no estan relacionado a Mafafa. En el 2001, Mafafa contacto por primera vez a DRE con el propósito de adquirir el domain name, cultura profetica. DRE declino la solicitud de Mafafa, sin embargo considero vender el nombre por $5000. En el 2008, Mafafa intento de nuevo adquirir el nombre pero por $500, pero DRE de nuevo declino la oferta, solo aceptando $5000. Mafafa demanda y el caso fue referido a WIPO ya que el contrato entre Godaddy y DRE así los estipulaba, en cuanto a alegaciones de registraciones de domain names de manera abusiva.
Mafafa alego que ellos tienen derecho en common law en el nombre cultura profética por el uso prolongado comercialmente y la característica distintiva del nombre. Además alegaron que han logrado obtener un nivel de reconocimiento del público suficiente para establecer un segundo significado al nombre cultura profética. Mafafa alego que el demandado, DRE , no tiene derecho o interés legitimo en el “domain name” en controversia por que (a) el demandado no ha sido reconocido comúnmente por dicho “domain name”, (b) el demandado no ha ofrecido de manera bona fide productos o servicios bajo el “domain name” y (c) el demandado está usando el “domain name” para engañar a consumidores para que visiten el site para uso comercial. Mafafa planteo que DRE registró y uso el nombre de mala fe porque lo registro con la intención de vendérselo a ellos a un precio en exceso del costo real del nombre. También argumentaron que DRE registró el nombre para impedir que ellos registren su marca como un domain name y que DRE acostumbra registrar las marcas de terceros como domain names.
DRE argumento que Mafafa no tiene una registración valida de la marca en Puerto Rico. Y que asumiendo que la tuviese, dicha registración no es válida en Florida o cualquier otra jurisdicción en Estado Unidos. También que Mafafa no registro la marca en el United States Patent and Trademark Office (USPTO). Argumento también que ellos no registraron el nombre con la intención de venderlo, sino para usarlo en relación a un libro que estaban escribiendo y que estarían usando el domain name para un blog de discusión y herramienta para promocionar el libro. Alegaron que ellos solamente ofrecieron venderlo por $5000 porque Mafafa fue quienes hicieron el acercamiento para comprarlo.
El contrato entre GoDaddy y DRE provee tres elementos que un demandante debe establecer para probar que el demandado a registrado el domain name de manera abusiva: 1.) el nombre del demandado es idéntico o similar a la marca que el demandante tiene derecho exclusivo; 2.) demandado no tiene derecho o interés legitimo al domain name; 3.) el domain name del demandado ha sido registrado de male fe.
En cuanto el primer elemento, aunque el Departamento del Estado no ha aprobado todavía la marca de Cultura Profetica a Mafafa, bajo el derecho de common law lograron probar el uso del nombre a través de funciones musicales en Puerto Rico, Estados Unidos, Sur America, grabaciones de disco, promociones, etc. El segundo elemento, derecho e interés legitimo, el contrato de Goddady provee tres formas que el demandado puede probar que tiene un interés legitimo en el nombre: 1.) ofrecimiento bonafide de productos o servicios; 2.) reconocimiento por el nombre, aunque la marca no ha sido registrado; 3.) uso no comercial legitimo o justo del domain name sin intención comercial para engañar a consumidores a visitar el site. DRE no brindo evidencia que cumplió con los primeros dos requisitos. En cuando el tercero, se presumió que DRE recibe un beneficio económico por el domain name. Por lo tanto, DRE no tiene interés legitimo en el nombre. El tercero elemento, mala fe, el contrato de Godaddy establece que si se registra el nombre con el propósito de venderlo a un precio excesivo se está actuando de mala fe. DRE ofreció vender el nombre a un precio excesivo, no ofreció una explicación valida por registrar el nombre y s dedica a vender domain names a terceros. Por estas razones se probo que DRE actuo de mala fe.
Por no cumplir con los tres elementos que provee el contrato de Godaddy, el panel de WIPO determino transferir el nombre a Mafafa.
Imperio Boricua Radio Club es una organización sin fines de lucro en la cual sus miembros son radio aficionados. Estos alegaban que: 1) Habían utilizado por varios años el nombre y eran conocidos como Imperio Boricua; 2) Tenían el Certificado de Registro de la Corporación; 3) Que los dominios imperioboricua.com y imperioboricua.net habían sido registrados y estaban siendo utilizados para promover la pornografía “Hardcore”. ; 4) Que esta utilización empaña severamente su reputación.
Los demandados no respondieron a las alegaciones hechas por los reclamantes. De acuerdo a las Políticas de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio si un demandando no somete una contestación, en la ausencia de circunstancias extraordinarias, el Panel decidirá la disputa en base a la reclamación. The Response, 5(e), Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(1999).
En párrafo 4(a)(i) Las políticas de resolución nos indica que el demandado tiene que demostrar: 1) Que el nombre de domino por el cual reclama es idéntico o suficientemente similar como para causar confusión a una marca registrada a la cual tiene derechos; 2) Que el demandado no tiene interés legitimo ni derecho en cuanto al nombre de dominio; 3) El nombre de dominio a sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe. Mandatory Administrative Proceeding, 4(a), Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, (1999).
El panel analiza el hecho de que el nombre Imperio Boricua no es una marca registrada por lo cual debe hacerse la pregunta si el nombre a sido utilizado en el comercio. “The term ‘use in commerce’ means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, … (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce.” 15 U.S.C. §1127. Luego de analizar la prueba presentada concluyen que la prueba acumulada muestra que Imperio Boricua provee unos servicios bajo esta marca y que sumado a la evidencia acumulada los demandantes tiene derecho a la marca.
En cuanto al segundo requerimiento el panel concluye que como el demandado no compareció no hay nada que muestre que este tiene un interés legitimo o derecho en el nombre de dominio. En el ultimo requerimiento menciona que el hecho de que mantenga el nombre de dominio de una manera pasiva demuestra su mala fe.
Por lo que en conclusión el panel decide que los nombre de dominio deben ser transferidos a los demandantes.
Grupo 3: Coral Trademarks empresa radicada en Chile entra en disputa contra Eastern Net compania radicada en Puerto Rico por el uso de dominio Sabadogigante.com
Coral establece que su nombre de dominio pertenecia originalmente a Orashi Ltd. establecido desde 1992 y que le fue transferidqa bajo su titularidad y luego sometida a registro frente USPTO en 1995 y en Chile en 1999. El nombre de Sabado Gigante esta asociado a un programa de variedad de juegos conducido por "Don Francisco" el cual es transmitido en espanol a traves de 20 paises de Las Americas. Este programa es dirigido a la familia el cual transmiten entrevista a artistas, reportajes informativos y juegos. Coral establece que Eatern Net creo sabadogigante.com en Junio de 1998 con eol proposito de beneficiarse economicamente del nombre ya que este site estaba dirigido a la venta de anuncios y redirigia al consumidor a enlaces de websites con material pornografico. Coral alega que Eastern Net no tiene derechos sobre el nombre registrado y que actuo de mala fe al utilizar el nombre SabadoGigante el cual era reconocido ante el publico en general para beneficiarse de su popularidad economicamente. Se esta violando la ley de comercio interestatal bajo las secciones 43 (C),(d) of the Lanham Act, 15 U.S.C. ss 1125 al ofrecer la venta del nombre y hacer referencia a material obsceno en la misma. Con esto se causo un dano a la buena voluntad y nombre de Coral que de no ser detenido es irreparable.
Eastern contesto que el nombre Sabado Gigante es un termino generico, el proposito del mismo era promocionar su restaurante familiar y "night club" en Puerto Rico. Alegan que su negocio fue establecido de buena fe y que han invertido fuertes sumas de dinero con el proposito de promocionar su negocio(no lo prueban ya que no someten evidencia). Para evitar la confusion con la utilizacion del nombre redactaron una declaracion en el portal la cual indicaba que no estaban relacionados con el programa de television e incluian el link para redirigir al portal del mismo si al consumidor le interesaba.
El arbitro encontro que Coral habia registrado de forma valida el nombre de Sabado Gigante y el uso del mismo es obvia representacion del programa de television y NO consiste una mera expresion como alegaba Eastern Net. A Eastern Net le correspondia derrotar la prueba presentada por Coral y este fallo en presentar evidencia de la existencia del restaurante y sobre la cantidad de dinero invertida en la promocion del mismol. Alegaron que no contaban con un permiso para operar otorgado por el gobierno ya que se encontraba en fase de prueba y que no contaban con fotos del establecimiento a la mano.
Se determino finalmente que el registro fue hecho de mala fe y que la direccion del portal sea transferida a Coral.
Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico
Grupo 7
Francisco Hernandez
Reymerik Aponte
Ulises Toledo
En este caso, Walsucks y Walmarket Puerto Rico, registran varios nombres de dominio, utilizando la combinación de palabras WalMart, con muy pocas distinciones o variaciones, las cuales alegadamente confundían a los clientes de Walmart en más de 50 países.
Los nombres eran; “walmartcanadasucks.com”, “wal-martcanadasucks.com”, “walmartsucks.com”, “walmartpuertorico.com”, “walmartpuertoricosucks.com”.
Se pudo demostrar mala fe de parte de Walsucks y Walmarket Puerto Rico, debido a que al registrar los dominios, pretendía vendérselos a Walmart, por $5 millones de dólares.
La oferta de venta la hizo Walsucks y Walmarket Puerto Rico, a través de correos electrónicos, en los que decían que eran titulares de dichos dominios.
Walsucks y Walmarket Puerto Rico, pretendió crear espacios para la libertad de expresión, utilizando como pretexto, disposiciones de leyes de los Estados Unidos, plantea esto de por sí una contradicción, debido a que los cinco nombres de dominio se registraron en tucows.com, domiciliado en Toronto, Ontario, Canadá, siendo también domicilio de su representante, por lo que no le es aplicable las leyes de los Estados Unidos.
Walsucks y Walmarket Puerto Rico, realizó los registros de los nombres, con conocimiento del derecho que sobre esta marca tiene Walmart, no solo en los Estados Unidos, sino también en Canadá y en el resto del mundo en el que tienen presencia.
El hecho de pretender crear foros para la libertad de expresión, no exonera al demandado de que exista una intención oculta de utilización malintencionada de los mismos. Dicho derecho constitucional, solo se protege contra las interferencias gubernamentales, por lo tanto, cuando dicha expresión no involucra actividades o instituciones gubernamentales, no puede existir ninguna protección.
El Tribunal de Distrito de Virginia, estableció que un consumidor promedio de Internet, no confundiría una marca registrada, con una página a la que se le incluya “sucks”, después de dicha marca. Se puede entender como una expresión crítica a la marca.
Walmart, le da énfasis a la importancia del respeto a su derecho de libertad de expresión, alegando que tiene que respetarse el interés que tiene sobre los nombres de dominio, puesto que estos ya están funcionando como foros libres para que los clientes se exprese
Walmart, tiene a su nombre todas las posibles combinaciones como nombre de dominio. Interferir con ese derecho atenta con las expresiones que los clientes deben hacer sobre los bienes y servicios que ofrece la cadena y sus subsidiarias.
continuacion del grupo 7, Ulises, Francisco y Reymerik
Las disputas sobre nombres de dominio deben ser resueltas de acuerdo a lo establecido por la “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, adoptado por la Corporación de Internet para Números y Nombres Asignados, del 26 de agosto de 1999.
La persona que pretenda alegar que se ha hecho un registro abusivo de un nombre de dominio por parte de un tercero, debe probar lo siguiente:
1. El nombre de dominio registrado por el demandado debe ser idéntico, o debe crear una confusión, con la marca comercial o el servicio sobre el cual el demandante tiene derechos.
2. El demandado no debe tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe por parte del demandado.
El panel hace un análisis de un caso previo, entre las partes, resaltando que en es caso se estableció un abuso en el uso por parte del demandado, al este pretender usufructuar un nombre de dominio, que generaba confusión con la marca registrada del demandante, y cuyo único propósito era obtener un beneficio económico por parte de éste último.
El panel estableció que decisiones adoptadas por los tribunales de otros países, si son aplicables para la resolución de éste tipo de conflictos.
El panel además presentó una sentencia del noveno circuito del Tribunal de Apelaciones de los EEUU, que resolvió el caso AMF Inc. Vs. Sleekcraft Boats, en el cual se estableció que se tiene que cumplir con ocho factores que deben tomarse en consideración, en casos de confusión de marcas, por los clientes.
1. fuerza de la marca
2. cercanía con los bienes ofrecidos
3. similitud de las marcas
4. evidencia real de confusión
5. medios de mercadeo usados
6. calidad de los bienes y el nivel de cuidado ejercitado por el comprador
7. propósito del demandado al seleccionar la marca
8. posibilidad de expansión de las líneas del producto
El panel conformado del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, llegó a la conclusión de que Walmart, probó dos puntos sumamente importantes los cuales fueron determinantes en la solución de este caso. El primero es que la fuerza de la marca era innegable en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y otras partes del mundo. Segundo que de la prueba presentada surgía claramente la intención de lucro de la parte demandada. Dadas estas circunstancias se ordena que se le pasara la titularidad de los 5 nombres de dominio la cadena Walmart.
Grupo 6 (Patricia Vázquez, Gerardo Lázaro, Osvaldo Padilla)
WHM L. L. C. v. Northpoint, Inc.
Partes:
• Demandante (Dte): WHM L.L.C., Florida, United States of America
• Demandado (Ddo): Northpoint, Inc., c/o D. Taylor, Florida, United States of America
Hechos:
• El Dte es dueño de El Conquistador Resort, y El San Juan Hotel y Casino.
• Ambos hoteles han estado operando en Puerto Rico desde el 1993 y 1943 respectivamente.
• Ninguno de los dos nombres han sido registrados en el Departamento de Estado por el Dte.
• Sin embargo el Dte incluye con su reclamación evidencia de que ambos hoteles han sido conocidos por el público en general por esos nombres por muchos anos. Entre esta evidencia se encuentran:
1. Permisos del gobierno.
2. Publicidad
3. Comentarios en otros sitios de Internet que se refieren a ellos por los nombres antes mencionados.
• El Ddo se dedica a registrar nombres de dominio de palabras genéricas, de manera que cuando un usuario de Internet hace una búsqueda de ese determinado dominio, despliega su portal de Internet con enlaces a sitios de Internet relacionados con las palabras incluidas en ese nombre de dominio.
• El Ddo lleva usando estas palabras por 6 años antes de que se radicara la demanda.
• El Ddo presentados una búsqueda en Google, en la cual aparecen muchos otros lugares con las palabras “Conquistador” y “El San Juan Hotel”.
• El Dte alegan que al utilizar los nombres de sus hoteles en búsquedas genéricas, en relación a páginas que se dedican al mismo negocio que ellos crea la impresión que están afiliados, aunque no es así.
• El Dte alega que:
1. Los nombres de dominio registrados por el Ddo son idénticos o confusamente similares a sus nombres comerciales, y que ellos han ganado derechos de marca a través de decisiones del “common law”.
2. El Ddo no tiene derechos o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.
3. El Ddo registró ambos nombres de dominios de mala fe.
• El Ddo contesta que:
1. El Dte no tiene derecho de marca sobre los nombres de dominio.
2. Sí tiene interés legítimo en los nombres ya que ofrece unos bienes y servicios relacionados con las palabras claves de esos nombres de dominio.
3. No adquirió los nombres de dominio de mala fe porque su intención no era confundir o prevenir que navegantes de la Internet llegaran a las páginas del Dte, y que nunca ha intentado vender, rentar o transferir esos nombres al Dte.
WHM L. L. C. v. Northpoint, Inc.
Partes:
• Demandante (Dte): WHM L.L.C., Florida, United States of America
• Demandado (Ddo): Northpoint, Inc., c/o D. Taylor, Florida, United States of America
Hechos:
• El Dte es dueño de El Conquistador Resort, y El San Juan Hotel y Casino.
• Ambos hoteles han estado operando en Puerto Rico desde el 1993 y 1943 respectivamente.
• Ninguno de los dos nombres han sido registrados en el Departamento de Estado por el Dte.
• Sin embargo el Dte incluye con su reclamación evidencia de que ambos hoteles han sido conocidos por el público en general por esos nombres por muchos anos. Entre esta evidencia se encuentran:
1. Permisos del gobierno.
2. Publicidad
3. Comentarios en otros sitios de Internet que se refieren a ellos por los nombres antes mencionados.
• El Ddo se dedica a registrar nombres de dominio de palabras genéricas, de manera que cuando un usuario de Internet hace una búsqueda de ese determinado dominio, despliega su portal de Internet con enlaces a sitios de Internet relacionados con las palabras incluidas en ese nombre de dominio.
• El Ddo lleva usando estas palabras (nombre de dominio) por 6 años antes de que se radicara la demanda.
• El Ddo presentó una búsqueda en Google, en la cual aparecen muchos otros lugares con las palabras “Conquistador” y “El San Juan Hotel”.
• El Dte alega que al utilizar los nombres de sus hoteles en búsquedas genéricas, en relación a páginas que se dedican al mismo negocio que ellos crea la impresión que están afiliados, aunque no es así.
• El Dte alega que:
1. Los nombres de dominio registrados por el Ddo son idénticos o confusamente similares a sus nombres comerciales, y que ellos han ganado derechos de marca a través de decisiones del “common law”.
2. El Ddo no tiene derechos o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.
3. El Ddo registró ambos nombres de dominios de mala fe.
• El Ddo contesta que:
1. El Dte no tiene derecho de marca sobre los nombres de dominio.
2. Sí tiene interés legítimo en los nombres ya que ofrece unos bienes y servicios relacionados con las palabras claves de esos nombres de dominio.
3. No adquirió los nombres de dominio de mala fe porque su intención no era confundir o prevenir que navegantes de la Internet llegaran a las páginas del Dte, y que nunca ha intentado vender, rentar o transferir esos nombres al Dte.
Grupo 6 (Patricia Vázquez, Gerardo Lázaro, Osvaldo Padilla)
WHM L. L. C. v. Northpoint, Inc.
Partes:
• Demandante (Dte): WHM L.L.C., Florida, United States of America
• Demandado (Ddo): Northpoint, Inc., c/o D. Taylor, Florida, United States of America
Hechos:
• El Dte es dueño de El Conquistador Resort, y El San Juan Hotel y Casino.
• Ambos hoteles han estado operando en Puerto Rico desde el 1993 y 1943 respectivamente.
• Ninguno de los dos nombres han sido registrados en el Departamento de Estado por el Dte.
• Sin embargo el Dte incluye con su reclamación evidencia de que ambos hoteles han sido conocidos por el público en general por esos nombres por muchos anos. Entre esta evidencia se encuentran:
1. Permisos del gobierno.
2. Publicidad
3. Comentarios en otros sitios de Internet que se refieren a ellos por los nombres antes mencionados.
• El Ddo se dedica a registrar nombres de dominio de palabras genéricas, de manera que cuando un usuario de Internet hace una búsqueda de ese determinado dominio, despliega su portal de Internet con enlaces a sitios de Internet relacionados con las palabras incluidas en ese nombre de dominio.
• El Ddo lleva usando estas palabras (nombre de dominio) por 6 años antes de que se radicara la demanda.
• El Ddo presentó una búsqueda en Google, en la cual aparecen muchos otros lugares con las palabras “Conquistador” y “El San Juan Hotel”.
• El Dte alega que al utilizar los nombres de sus hoteles en búsquedas genéricas, en relación a páginas que se dedican al mismo negocio que ellos crea la impresión que están afiliados, aunque no es así.
• El Dte alega que:
1. Los nombres de dominio registrados por el Ddo son idénticos o confusamente similares a sus nombres comerciales, y que ellos han ganado derechos de marca a través de decisiones del “common law”.
2. El Ddo no tiene derechos o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.
3. El Ddo registró ambos nombres de dominios de mala fe.
• El Ddo contesta que:
1. El Dte no tiene derecho de marca sobre los nombres de dominio.
2. Sí tiene interés legítimo en los nombres ya que ofrece unos bienes y servicios relacionados con las palabras claves de esos nombres de dominio.
3. No adquirió los nombres de dominio de mala fe porque su intención no era confundir o prevenir que navegantes de la Internet llegaran a las páginas del Dte, y que nunca ha intentado vender, rentar o transferir esos nombres al Dte.
Grupo 6 (continuación)
Controversia
Si puede reclamar una compañía, que no ha registrado los derechos de marca sobre su nombre, el derecho del uso de un nombre de dominio similar a su nombre.
Decisión
Sí.
Fundamentos
• Relacionados con la política de registros de dominio, panelistas anteriores han determinado que los derechos de marca del derecho común (“no registrados”) son suficientes para reclamar derecho de uso del dominio. Los panelistas deben evaluar si en realidad el Dte tiene derechos no registrados sobre los nombres de dominio en cuestión.
o elsanjuanhotel.com: Los panelistas entendieron que por la tradición y la historia del El San Juan Hotel, el Dte tiene derechos no registrados sobre ese nombre.
o elconquistadorresort.com: Dos de los panelistas entendieron que El Conquistador resort no había adquirido suficiente distinción como para adquirir derechos no registrados sobre ese nombre como para reclamar el nombre de dominio. No tenía la evidencia suficiente como para demostrar que habían adquiridos tales derechos.
• En cuanto a los derechos o intereses legítimos del Ddo sobre el nombre , los panelistas entendieron que el Ddo no mostró evidencia suficiente como para encontrarles con interés legítimo de uso sobre esos nombres. Principalmente, no demostraron evidencia de que promocionaran en su portal algún hotel en un lugar conocido como El San Juan.
• En cuanto a la mala fe, los panelistas entendieron que las acciones del Dte constituyeron un registro de mala fe sobre el uso del nombre de dominio . El elemento de mayor fuerza sobre esto es que el hotel El San Juan Hotel lleva 56 años en operación y debió ser de conocimiento para el Dte de que su registro iba a causar confusión.
Disposición
El panel ordenó que el nombre de dominio fuera transferido al Dte, pero denegó la solicitud del Dte de transferir el nombre de dominio .
Grupo 6: Patricia Vázquez
WHM L.L.C. v. Northpoint, Inc
Hechos:
• El demandante es dueño de El Conquistador Resort, y El San Juan Hotel y Casino.
• Ambos hoteles han estado operando en Puerto Rico desde el 1993 y 1943 respectivamente.
• Ninguno de los dos nombres han sido registrados en el Departamento de Estado por el demandante.
o Sin embargo el demandante incluye con su reclamación evidencia de que ambos hoteles han sido conocidos por el público en general por esos nombres por muchos años.
• Los demandados se dedican a registrar nombres de dominio de palabras genéricas, de manera que cuando un usuario de Internet hace una búsqueda con esas determinadas palabras, aparezcan varios enlaces de terceros.
• Los demandados llevan usando estas palabras por 6 años antes de que se radicara la demanda.
• Los demandados presentaron una búsqueda en Google, en la cual aparecen muchos otros lugares con las palabras “Conquistador” y “El San Juan Hotel”.
• Los demandantes alegan que al utilizar los nombres de sus hoteles en búsquedas genéricas, en relación a páginas que se dedican al mismo negocio que ellos crea la impresión que de están afiliados, aunque no es así.
• El demandante radica moción de desestimación en cuanto a la contestación a la demanda del demandado, ya que fue sometida fuera de los 20 días provistos por las reglas de Procedimiento Civil.
• El adjudicador decide aceptar la contestación, y resolver en los méritos.
Controversia:
Si el demandante tiene derecho a que le sean transferidos los nombres de dominio “El San Juan Hotel” y “El Conquistador Resort”, por el demandado quien los ha registrado para promocionar productos de la misma industria, aun cuando los demandantes no han registrados las marcas.
Decisión
La petición fue concedida en cuanto al Hotel San Juan, sin embargo, no en cuanto a El Conquistador.
Fundamentos:
El inciso de la ley que se refiere a los nombres que están protegidos, en ningún momento pone como requisito que el nombre esté registrado. El panel explica que el demandante había presentado la evidencia suficiente para demostrar que habían adquirido un “common law trademark”, en cuanto a: El San Juan Hotel. También hay jurisprudencia que ya había resuelto el issue. Un ejemplo es del caso of Arts and Sciences v. Fantastic Sites, Inc., FA 95560
El panel resolvió que en relación al Conquistador no se había cumplido con el estándar de prueba.
El panel también decidió que los demandados cumplían con los criterios necesarios para que le fuera transferido el nombre de dominio al demandante:
Que tenga derecho, o un interés legítimo al usar el nombre de dominio.
Que haya mala fe al registrar el nombre de dominio.
El panel encontró que el demandado no tenía un interés legítimo, debido a que ello alegaban que usaban las palabras refiriéndose a una localización geográfica, sin embargo “El San Juan Hotel” es el nombre completo del hotel. También encontró que los demandados habían registrado el nombre de mala fe, ya que en el momento de ellos registrar el nombre de dominio, ya el hotel llevaba muchos años operando, y era evidente que los demandados tenían que conocerlo.
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